Закупка прав на использование программ для ЭВМ. Как закупать "сервисные пакеты"?

На сегодняшний день приобретение программного обеспечения или продление лицензии на какой-либо программный продукт - это такое же обычное дело для организаций (заказчиков) как покупка бумаги или вычислительной техники. Однако, осуществление подобной покупки, проводимой в виде закупки согласно требованиям Федерального закона Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», до сих пор вызывает у заказчиков вопросы. Это обусловлено тем количеством нюансов, которые необходимо учесть при планировании и подготовке такой закупки, в том числе связанных с тем, что при проведении проверок налоговые органы особое внимание уделяют оформлению первичных документов на такие закупки.

Нормативно правовое регулирование прав, связанных с результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, в т.ч. программ для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), осуществляется в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации.

В статьях 1235, 1367 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) дано определение лицензионного договора - это гражданско-правовое соглашение, по которому обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) передает покупателю (лицензиату) право на интеллектуальную собственность, торговую марку и прочее.

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если отдельными положениями части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора. Некоторые виды лицензионных договоров подлежат обязательной регистрации, в противном случае они признаются недействительными. Необходимо отметить, что с 1 октября 2014 г. государственной регистрации подлежит предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору, если ей подлежит соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Например, применительно к программам для ЭВМ или базам данных - государственной регистрации подлежит только переход исключительного права, само предоставление права использования программы для ЭВМ или базы данных государственной регистрации не требует.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. Также предусмотрено, что не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если только положениями Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. Стоит отметить, что правила определения цены, применяемые к договорам поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, предусмотренные ч.3 ст. 424 Гражданского кодекса, к данному виду договоров не применяются. Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, права могут быть использованы на всей территории Российской Федерации.

Лицензионный договор может предусматривать:

предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Необходимо отметить, что ранее, до вступления в силу Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 35-ФЗ) (т.е. до 01.10.2014 г.), по условиям исключительной лицензии правообладатель (гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) не мог передавать право использования соответствующего результата интеллектуальной деятельности иным лицам. Теперь же правообладатель не может использовать объект в тех пределах, в которых право его использования предоставлено лицензиату по договору, однако стороны могут изменить это положение, включив иные условия в лицензионный договор (ч. 1.1. ст. 1236 ГК РФ).

Федеральный закон № 35-ФЗ также внес уточнения в соотношение «интеллектуальных и вещных» прав, теперь в ч. 3 ст. 1227 ГК РФ прямо указано, что к интеллектуальным правам не применяются положения раздела II «Право собственности и другие вещные права» Гражданского Кодекса, если иное не установлено правилами указанного раздела. До этого момента, в связи с имевшейся неопределенностью, часто возникал вопрос правового режима результатов интеллектуальной деятельности, разработанных за бюджетные средства – например, распространяется ли право оперативного управления на полученные учреждениями результаты интеллектуальной деятельности (например, разработанную программу для ЭВМ)? Теперь же законодатель четко разграничил «материальное» и «интеллектуальное».

Согласно положениям Гражданского кодекса Российской Федерации срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Если в договоре указано, что срок его действия превышает срок действия исключительного права, договор считается заключенным на срок, равный сроку действия исключительного права (Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009).

В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если Гражданским кодексом не предусмотрено иное. В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.

Лицензионный договор должен предусматривать:

предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).

По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.

Поэтому заказчик, покупая права на использование программ для ЭВМ по сублицензионному договору, должен проверить правомочность лицензиата (контрагента) и затребовать у него его лицензионный договор, чтобы ознакомиться с переданными лицензиаром лицензиату правами и способами использования этих программ.

Очень часто, в проектах договоров на закупку прав на использование программ для ЭВМ можно встретить такую сторону договора, как «сублицензиар». В частности, обычно под «сублицензиаром» в таких договорах понимается юридическое лицо, уполномоченное правообладателем на предоставление неисключительных прав на использование программного обеспечения. Аналогичная позиция содержится в приказе Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29 декабря 2009 г. № 186 «Об утверждении рекомендаций по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации», где указано, что по сублицензионному договору лицензиат выступает в роли вторичного правообладателя - сублицензиара. Однако, такая сторона договора как «сублицензиар» в Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует.

Кроме того, приобретение прав на использование программ для ЭВМ по лицензионному (сублицензионному) договору не является закупкой товаров, работ, услуг. На практике очень часто программы для ЭВМ закупаются на основании обычных договоров купли-продажи (поставки) как «товары», в данном случае, «льготы» по уплате налога на добавленную стоимость, предусмотренные пп.26 п.2. ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации, не могут быть применены.

Например, согласно Постановлению ФАС Московского округа от 01.09.2011 № КА-А40/9419-11 по делу № А40-140882/10-129-522, если в договоре, предусматривающем поставку программного обеспечения, не указаны способы его использования, это свидетельствует об отсутствии обязательного условия лицензионного договора. В связи с этим договор не может быть квалифицирован как лицензионный (сублицензионный). Лицо, которое приобрело экземпляр программы для ЭВМ исключительно для перепродажи, не является субъектом отношений между правообладателем и пользователем.

Кроме того, стоит обратить внимание на Конвенцию Организации Объединенных Наций о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 года) (далее - конвенция), которая играет стержневую роль в регулировании договоров международной купли-продажи. В настоящий момент вопрос о возможности применения конвенции к указанным договорам вызывает сложности, т.к. конвенция прямо не перечисляет товары, которые попадают в сферу ее применения. Согласно конвенции договоры на поставку товаров, подлежащих изготовлению или производству, считаются договорами купли-продажи, если только сторона, заказывающая товары, не берет на себя обязательства поставить существенную часть материалов, необходимых для изготовления или производства таких товаров. Одни полагают, что конвенция может «применяться только к договорам купли-продажи программного обеспечения на материальных носителях и только при условии, что программное обеспечение не было разработано специально по заказу покупателя», другие – что разработка программы - это работа/услуга, и, следовательно, под действие конвенции не подпадает.

Здесь необходимо отметить, что интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Переход права собственности на вещь не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 ч. 1 ст. 1291 ГК РФ, в соответствии с которым при отчуждении оригинала произведения его собственником, обладающим исключительным правом на произведение, но не являющимся автором произведения, исключительное право на произведение переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не предусмотрено иное.

С 1 октября 2014 года лицензионный договор о предоставлении пользователю простой (неисключительной) лицензии на использование программы для ЭВМ или базы данных может быть заключен в упрощенном порядке (ч. 5 ст. 1286 ГК РФ). Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения, условия которого, в частности, могут быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ или базы данных либо на упаковке такого экземпляра, а также в электронном виде. Начало использования программы для ЭВМ или базы данных пользователем, как оно определяется указанными условиями, означает его согласие на заключение договора. В этом случае письменная форма договора считается соблюденной. Лицензионный договор, заключаемый в упрощенном порядке, является безвозмездным, если договором не предусмотрено иное.

Бывают случаи приобретения программного обеспечения по договору купли-продажи когда поставка «овеществленного» носителя отсутствует, обычно, Заказчику требуется «зайти» на специальный сайт и самостоятельно загрузить программу с этого сайта. Данный способ закупки сейчас наиболее распространен, однако, применение указанного вида договора в данном случае, вызывает очень много споров, т.к. отсутствие товара – т.е. вещи, имеющей материальную, вещественную форму носителя, и текущая редакция Гражданского кодекса, позволяет судить о необходимости применения именно лицензионного (сублицензионного) договора.

Помимо закупки самого «софта» заказчики зачастую сталкиваются с проблемой приобретения «сервисных пакетов» - услуг технической поддержки оборудования или программного обеспечения, оказываемых непосредственного производителем (правообладателем) товара/программного обеспечения. Обычно «продать» такой «пакет» может любой авторизованный производителем (правообладателем) дилер (партнер), который зачастую может предложить на «пакет» цену ниже, нежели чем сам производитель (правообладатель), то есть оснований для «прямой» закупки у заказчика с точки зрения целей закона о закупках, т.е. эффективного использования денежных средств, расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков, нет. Зачастую приобретение таких «пакетов» также осуществляется по договору купли-продажи (поставки), хотя, как уже отмечалось, и в этом случае - вещь, имеющая материальную, вещественную форму носителя, отсутствует, поэтому, приобретение таких «пакетов» мы рекомендуем оформлять с помощью договора возмездного оказания услуг, например, предметом договора такого договора может быть оказание услуг по совершению действий, направленных на получение заказчиком технической поддержки и обновлений программного обеспечения.